투자자나 사업 파트너가 “주력 제품을 보호하는 특허가 무엇입니까?”라고 물었을 때 등록번호 목록만 제시하는 기업이 있습니다. 특허는 여러 건이지만 어떤 청구항이 현재 제품과 연결되는지 바로 설명하지 못하는 경우입니다.

문제는 특허 수가 아닙니다. 현재 제품이 등록 청구항에 들어오는지, 경쟁사가 무엇을 바꾸면 권리범위를 벗어날 수 있는지, 후속 제품까지 이어지는 권리가 있는지가 핵심입니다.

특허 포트폴리오 전략은 출원 건수를 늘리는 계획이 아닙니다. 핵심 제품과 후속 사업을 실제 청구항에 연결하고, 사업적으로 중요한 권리 공백을 찾는 작업입니다.

창업자 의사결정 한 줄: 신규출원을 추가하기 전에 현재 제품과 등록 독립항의 연결 상태부터 확인해야 합니다.

특허목록만으로는 제품을 설명할 수 없습니다

특허목록에는 발명의 명칭, 출원번호, 등록번호와 국가가 표시돼 있습니다. 그러나 이 정보만으로는 어떤 제품을 어느 범위까지 보호하는지 판단하기 어렵습니다.

발명의 명칭에 제품 관련 표현이 들어 있거나 명세서에 기술이 설명돼 있어도, 최종 등록된 청구항의 범위는 다를 수 있습니다. 심사 과정에서 특정 성분, 함량, 공정 조건 또는 용도로 한정됐을 가능성도 있습니다.

따라서 특허 포트폴리오를 점검할 때는 특허가 아니라 제품부터 나눠야 합니다.

• 현재 매출을 만드는 핵심 제품
• 임상 또는 출시를 준비하는 제품
• 후속 적응증과 파이프라인
• 해외 진출을 검토하는 제품
• 공동연구나 기술이전 대상 기술

각 제품은 다시 물질, 조성, 함량, 제조공정, 용도와 제형으로 구분합니다. 그다음 제품의 기술요소를 등록된 독립항과 대조합니다.

우선 제품이 청구항의 구성요소와 문언상 어떻게 대응하는지 확인해야 합니다. 구체적인 권리범위와 침해 여부는 청구항 해석과 제품의 사실관계에 따라 달라질 수 있으므로, 단순한 키워드 일치만으로 판단해서는 안 됩니다.

제품과 청구항은 세 가지 상태로 구분해야 합니다

제품과 등록 청구항의 연결 결과는 다음 세 가지로 나눌 수 있습니다.

직접 연결되는 특허라도 그것으로 검토가 끝나는 것은 아닙니다. 경쟁사가 성분, 수치 또는 공정 하나를 변경했을 때 쉽게 다른 제품을 만들 수 있는지도 봐야 합니다.

조건부로 연결되는 특허는 현재 제품 사양과 청구항의 차이를 구체적으로 표시해야 합니다. 출원 당시 실시예와 양산 또는 임상 단계의 제품이 달라졌다면 그 차이가 권리범위에 어떤 영향을 주는지 확인할 필요가 있습니다.

권리 공백이 있다고 해서 모두 신규출원을 해야 하는 것도 아닙니다. 시장에서 중요하지 않은 요소라면 추가 비용을 투입할 이유가 적습니다. 외부에서 확인하기 어려운 공정이고 비밀관리가 가능하다면 영업비밀로 관리하는 방안도 비교해야 합니다.

실무에서 가장 많이 놓치는 지점: 제품은 계속 바뀝니다

출원 당시 제품과 현재 사업화 제품이 동일하다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 연구, 임상, 양산과 인허가를 거치면서 원료, 함량, 정제공정, 투여경로 또는 제형이 달라질 수 있습니다.

문제는 제품 사양은 변경됐는데 특허 포트폴리오는 출원 당시 상태에 머무는 경우입니다. 특허관리표에는 여전히 ‘핵심 제품 보호’라고 표시돼 있지만, 실제 등록 청구항과 현재 제품의 연결은 다시 확인하지 않은 상태입니다.

다음 중 하나라도 해당한다면 기존 포트폴리오를 재점검할 필요가 있습니다.

• 핵심 특허라고 표시했지만 관련 독립항을 바로 제시하기 어렵다.
• 출원 당시 실시예와 현재 제품의 조성이나 공정이 달라졌다.
• 특허별로 보호하는 제품과 국가가 정리돼 있지 않다.
• 물질·조성·공정·용도·제형 중 비어 있는 영역을 모른다.
• 경쟁사가 어떤 요소를 바꾸면 우회할 수 있는지 검토하지 않았다.
• 후속 연구데이터를 신규 또는 후속출원과 연결할 계획이 없다.
• 해외특허 유지비용의 우선순위를 정할 기준이 없다.

이 상태에서 신규출원만 추가하면 특허 수는 늘어납니다. 그러나 기존 권리와 중복되거나 실제 제품과 관계가 약한 출원이 포함될 수 있습니다.

먼저 유지할 권리, 보완할 권리, 정리할 권리와 비공개로 관리할 기술을 구분해야 합니다. 그래야 제한된 예산을 현재 제품과 후속 사업에 반복해서 사용될 권리에 집중할 수 있습니다.

투자 전에는 권리 공백의 중요도를 판단해야 합니다

예를 들어 한 바이오 스타트업이 후보물질과 조성물에 관한 여러 특허를 보유하고 있다고 가정해 보겠습니다. 특허목록만 보면 핵심 제품을 충분히 보호하는 것처럼 보입니다.

하지만 제품과 독립항을 대조하니 현재 임상 제형의 함량비가 등록 청구항과 직접 연결되는지 추가 검토가 필요했습니다. 양산을 위해 변경한 정제공정과 새로 개발 중인 적응증도 기존 권리와의 관계가 정리되지 않은 상태였습니다.

이때 필요한 것은 빈 영역을 모두 출원하는 일이 아닙니다. 다음 순서로 사업적 중요도를 판단해야 합니다.

• 현재 제품과 기존 등록 청구항의 연결 상태를 확인합니다.
• 제품의 차별점 중 권리화되지 않은 요소를 찾습니다.
• 경쟁사가 변경하기 쉬운 성분·수치·공정을 예상합니다.
• 후속출원에 필요한 데이터와 공개 일정을 확인합니다.
• 출원, 영업비밀, 유지 또는 정리 중 적절한 방식을 결정합니다.
• 투자·임상·출시·해외 진출 일정에 따라 우선순위를 정합니다.

특히 바이오·화학 분야에서는 후속 데이터가 확보됐다고 언제든 권리화할 수 있는 것은 아닙니다. 논문, 학회, IR, 임상 정보와 공동연구 과정에서 기술이 공개될 수 있으므로 연구 일정과 출원 일정을 함께 관리해야 합니다.

R&D 단계에서 데이터와 출원 시점을 연결하는 방법은 특허 설계는 R&D 단계에서 부터에서 더 자세히 확인할 수 있습니다.

자사 포트폴리오 점검과 FTO는 다릅니다

제품-청구항 연결은 자사가 보유한 권리가 제품을 어떻게 보호하는지 확인하는 작업입니다. 반면 FTO는 제품의 생산·사용·판매 과정에서 문제가 될 수 있는 타인의 유효한 특허를 검토하는 작업입니다.

자사 특허가 있다고 해서 타인의 특허 문제가 자동으로 해결되는 것은 아닙니다. 반대로 자사 포트폴리오에 공백이 있더라도 곧바로 타인의 특허를 침해한다는 의미는 아닙니다.

두 검토의 목적은 다르지만 출발점은 같습니다. 제품을 기술요소로 나누고, 실제 사업을 기준으로 중요한 성분·공정·용도와 국가를 정해야 합니다.

자주 묻는 질문

Q1. 등록특허가 많으면 포트폴리오가 잘 갖춰진 것인가요?

특허 수만으로 판단하기 어렵습니다. 핵심 제품과 연결되는 등록 청구항이 있는지, 경쟁사의 대체 경로와 후속 제품까지 고려했는지가 중요합니다. 중복되는 권리가 많아도 사업적으로 중요한 부분이 비어 있을 수 있습니다.

Q2. 출원 중인 특허도 제품을 보호하는 권리로 표시할 수 있나요?

등록특허와 구분해서 표시해야 합니다. 출원 중인 청구항은 심사 과정에서 범위가 변경될 수 있으므로 현재 확보한 권리라기보다 확보를 추진하는 영역으로 관리하는 것이 적절합니다.

Q3. 권리 공백이 발견되면 바로 후속출원을 해야 하나요?

반드시 그렇지는 않습니다. 해당 기술의 사업적 중요성, 출원 가능성, 데이터 확보 여부, 공개 시점과 비밀관리 가능성을 함께 검토해야 합니다. 사안에 따라 후속출원보다 영업비밀 관리나 기존 권리의 정리가 적절할 수도 있습니다.

핵심 제품을 바로 설명할 수 있습니까?

• 핵심 제품마다 연결되는 등록 독립항을 제시할 수 있습니까?
• 출원 중인 권리와 등록된 권리를 구분했습니까?
• 출원 당시 실시예와 현재 제품이 달라진 부분을 확인했습니까?
• 물질·조성·공정·용도·제형 중 비어 있는 영역을 알고 있습니까?
• 경쟁사가 변경하기 쉬운 성분·수치·공정을 예상했습니까?
• 후속 데이터와 논문·학회·IR 공개 일정을 함께 관리하고 있습니까?

특허는 출원 당시의 기술을 기록하지만 사업과 제품은 계속 변하므로, 투자·공개·임상·출시 일정이 확정되기 전에 제품과 청구항의 연결 상태를 다시 확인해야 합니다.

보유특허 목록, 핵심 제품 사양, 향후 연구·출시 일정을 한 페이지에 놓고 서로 연결되지 않는 부분부터 표시해 보십시오.

함께 보면 좋은 IP 실무 노트

바이오변리사의 기술특례상장 FTO 5단계 전략

특허 설계는 R&D 단계에서 부터

석종헌 변리사 | 특허법인 린 파트너 (15년 차 바이오·화학 전문)

고려대학교에서 생명공학을 전공하고, 지난 15년간 바이오, 제약, 소재 스타트업의 특허 포트폴리오를 구축해 왔습니다. 단순한 등록을 넘어 정부 과제 대응과 기업 가치 제고를 위한 전략적 명세서 설계를 전문으로 합니다.

관련 문의: patentseok@naver.com, 010-6663-8572
IP실무노트: 실무 IP 인사이트