특허 무효심판을 검색하는 스타트업은 대개 경쟁사 특허를 발견했거나 경고장을 받은 상태입니다. 이때 가장 먼저 확인할 것은 “그 특허를 무효로 만들 수 있는가”가 아닙니다.

자사 제품이 해당 특허의 권리범위에 들어가는지, 실제 사업을 막는 청구항이 무엇인지부터 확인해야 합니다. 침해 가능성이 낮거나 회피설계가 가능하다면 무효심판보다 적합한 대응 방법이 있을 수 있습니다.

창업자 의사결정 한 줄: 특허 전체를 공격하지 말고, 사업을 막는 청구항과 그 청구항을 무너뜨릴 증거를 먼저 특정해야 합니다.

무효 가능성보다 침해 여부가 먼저입니다

경쟁사 특허가 자사 제품과 같은 분야라는 이유만으로 무효심판을 시작할 필요는 없습니다. 특허의 제목, 요약과 도면이 비슷해도 실제 권리범위는 청구항을 중심으로 판단합니다.

먼저 독립항의 구성요소를 나누고 자사 제품이 각 요소를 충족하는지 대조해야 합니다. 일부 요소가 없거나 다른 방식으로 구현된다면 비침해 논리나 회피설계를 우선 검토할 수 있습니다.

반대로 현재 제품이 독립항의 모든 요소와 대응하고 해당 특허가 주력 시장에서 유효하게 존속하고 있다면, 무효 가능성을 구체적으로 분석할 이유가 생깁니다.

특허공보에서 무엇부터 확인해야 하는지는 다음 글에서 이어서 볼 수 있습니다.

특허침해분석, 상대방 특허공보에서 먼저 볼 것
https://blog.naver.com/patentseok/224264965144

사업을 막는 청구항부터 고르세요

등록특허에 청구항이 20개 있다고 해서 모든 청구항을 같은 비중으로 공격할 필요는 없습니다. 자사 제품과 경쟁사의 주력 제품에 실제로 연결되는 청구항을 먼저 골라야 합니다.

특히 종속항에는 물질의 종류, 수치범위, 용도와 공정 조건이 추가될 수 있습니다. 일부 종속항을 무효로 만들어도 독립항이 사업을 계속 막는다면 실질적인 문제가 해결되지 않을 수 있습니다.

반대로 특정 종속항이 주력 제품이나 적응증을 직접 포괄하고 있다면 그 청구항의 무효 여부가 회피설계와 협상 방향을 바꿀 수 있습니다.

저는 다음 세 가지 질문으로 목표 청구항을 좁힙니다.

• 자사 주력 제품이 해당 청구항을 충족할 가능성이 높은가?
• 해당 청구항이 경쟁사의 사업상 핵심 권리인가?
• 그 청구항에 대응하면 출시·납품·기술이전 선택지가 달라지는가?

무효심판의 목표는 특허공보의 청구항 수를 줄이는 것이 아닙니다. 사업을 막는 권리범위에 대응할 법적·협상적 선택지를 확보하는 것입니다.

청구항·증거 매트릭스를 먼저 만드세요

유사한 선행문헌을 찾았다는 사실만으로 특허가 무효가 되는 것은 아닙니다. 목표 청구항의 각 구성요소가 선행문헌에 어떻게 나타나는지를 연결해야 합니다.

저는 무효 가능성을 검토할 때 다음 네 항목으로 청구항·증거 매트릭스를 만듭니다.

신규성을 공격하려면 하나의 선행문헌에서 청구항의 구성이 어느 정도 구체적으로 공개됐는지 확인해야 합니다. 여러 문헌을 결합해야 한다면 진보성 쟁점이 될 수 있으며, 왜 통상의 기술자가 해당 문헌들을 결합했을지를 설명해야 합니다.

선행문헌을 많이 붙인다고 논리가 강해지는 것도 아닙니다. 발명을 알고 난 뒤 문헌을 조합했다는 사후적 판단의 반박을 받을 수 있으므로, 기술적 과제와 문헌의 관련성, 결합 동기와 예상 가능한 효과를 함께 구성해야 합니다.

선행문헌의 개수보다 청구항 구성요소와 증거의 대응 정확도가 중요합니다.

바이오·화학 특허는 데이터의 역할을 구분해야 합니다

바이오·화학 특허는 물질명이나 조성이 비슷하다는 이유만으로 무효 가능성을 판단하기 어렵습니다. 청구항의 물질 범위, 수치범위, 용도, 제조조건과 명세서의 실시예를 함께 봐야 합니다.

예를 들어 청구범위는 넓지만 실시예가 특정 물질과 조건에 집중돼 있을 수 있습니다. 실시예가 적다는 이유만으로 곧바로 무효가 되는 것은 아니지만, 청구범위 전체를 뒷받침하고 재현할 수 있는지에 관한 쟁점이 생길 수 있습니다.

진보성에서는 데이터의 양보다 비교 구조가 중요할 수 있습니다. 어떤 선행기술과 비교했는지, 청구항의 차이에서 나온 효과인지, 그 효과를 명세서에서 확인할 수 있는지를 살펴봐야 합니다.

저는 생명공학을 전공한 변리사이자 기술거래사로서 바이오·의료기기 IP-R&D와 FTO 분석을 60건 이상 수행했습니다. 한국특허전략개발원 IP-R&D 책임연구원 평가에서도 S등급을 받은 바 있습니다.

이력보다 중요한 것은 조사 결과를 목표 청구항과 정확히 연결하는 과정입니다. 상대방이 제기할 문헌 결합의 어려움, 효과 차이와 기재 충실성에 관한 반박까지 같은 매트릭스에서 검토해야 합니다.

무효심판이 사업 문제를 해결하는지 비교하세요

경쟁사 특허 대응 방법은 무효심판 하나가 아닙니다. 사업 목표와 현재 증거에 따라 다음 선택지를 비교해야 합니다.

등록공고 후 6개월 이내라면 누구나 제기할 수 있는 특허취소신청도 검토할 수 있습니다. 다만 취소신청과 무효심판은 신청 자격, 기간과 공격 사유가 다르므로 구체적인 상황에 맞춰 비교해야 합니다.

무효심판은 원칙적으로 이해관계인 또는 심사관이 청구할 수 있습니다. 따라서 선행문헌을 찾는 것과 함께 자사가 해당 특허의 존속으로 법률상 불이익을 받거나 받을 우려가 있는지도 확인해야 합니다.

자주 묻는 질문

Q. 비슷한 선행특허를 찾으면 무효 가능성이 높은가요?

유사하다는 사실만으로 판단하기 어렵습니다. 목표 청구항의 구성요소가 하나의 문헌에 나타나는지, 여러 문헌을 결합한다면 결합 동기와 효과를 설명할 수 있는지 확인해야 합니다.

Q. 특허취소신청과 무효심판 중 어느 것이 유리한가요?

취소신청은 누구나 등록공고 후 6개월까지 제기할 수 있지만 공격 사유가 제한됩니다. 무효심판은 원칙적으로 이해관계인이 청구하며 기간과 사유가 다르므로, 등록공고일과 확보한 증거를 함께 보고 선택해야 합니다.

Q. 한 번 기각되면 다시 무효심판을 청구할 수 없나요?

확정 심결이 있으면 동일 사실과 동일 증거로 다시 심판을 청구할 수 없는 것이 원칙입니다. 새로운 무효사유나 기존 결론을 바꿀 수 있을 정도의 새로운 증거인지에 따라 달라질 수 있으므로 첫 청구 전에 증거 구성을 충분히 검토해야 합니다.

무효심판 전 확인할 질문

자사 제품이 경쟁사 독립항의 모든 구성요소와 대응합니까?

사업을 막는 목표 청구항을 구체적으로 특정했습니까?

선행문헌의 공개일이 상대 특허의 기준일보다 앞섭니까?

청구항 구성요소와 선행문헌의 대응 위치를 표시했습니까?

상대방이 제기할 문헌 결합과 효과 차이의 반박을 예상했습니까?

비침해·회피설계·취소신청·라이선스와 비교했습니까?

경쟁사 특허 대응에서 가장 큰 실수는 무효심판을 하지 않는 것이 아닙니다. 자사 사업과 무관한 청구항을 불충분한 증거로 공격해 시간과 선택지를 소진하는 것입니다.

자사 제품·목표 청구항·선행문헌·예상 반박을 한 장에 놓고, 무효심판이 실제로 사업 문제를 해결하는지부터 확인해 보시기 바랍니다.

함께 보면 좋은 IP 실무 노트

경쟁사 특허 대응 방법, 정보제공·취소신청·무효심판 차이
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특허권리범위 확인심판, 경고장 받았을 때 먼저 걸어야 할까
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석종헌 변리사 | 특허법인 린 파트너 (15년 차 바이오·화학 전문)

고려대학교에서 생명공학을 전공하고, 지난 15년간 바이오, 제약, 소재 스타트업의 특허 포트폴리오를 구축해 왔습니다. 단순한 등록을 넘어 정부 과제 대응과 기업 가치 제고를 위한 전략적 명세서 설계를 전문으로 합니다.

관련 문의: patentseok@naver.com, 010-6663-8572
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