국내출원 후 실험 결과가 늘었거나 제품 사양이 바뀌었다면, 해외특허출원 전에 최초 명세서와 현재 기술을 다시 대조해야 합니다. 새 데이터를 해외 명세서에 추가하더라도, 그 내용까지 모두 최초 출원일의 이익을 받는 것은 아니기 때문입니다.

먼저 정할 것은 번역 분량이나 출원 국가만이 아닙니다. 기존 출원으로 이어갈 기술, 후속 출원을 검토할 기술, 공개 전에 정리할 기술을 나누는 일이 먼저입니다.

창업자 의사결정 한 줄: 해외출원 예산을 승인하기 전, 현재 제품의 핵심이 최초 출원서에 어디까지 담겨 있는지 확인해야 합니다.

해외특허출원 12개월, 기한과 보호 내용을 따로 봅니다

국내 최초 출원을 기초로 특허 우선권을 주장하려면 원칙적으로 12개월 안에 후속 해외출원을 진행해야 합니다. 우선권은 일정한 요건 아래 먼저 출원한 날을 기준으로 발명을 판단받을 수 있게 하는 제도입니다.

다만 기한을 지켰다고 해서 나중에 추가한 모든 내용에 최초 출원일이 인정되는 것은 아닙니다. 먼저 출원한 문서가 해외에서 청구하려는 발명을 충분히 뒷받침하는지도 확인해야 합니다.

따라서 두 가지 질문을 나눠야 합니다.

언제까지 해외출원을 진행해야 합니까?

현재 보호하려는 기술 중 무엇에 최초 출원일의 이익을 주장할 수 있습니까?

첫 번째는 일정 관리의 문제입니다. 두 번째는 명세서와 청구항, 실제 개발 내용을 대조해야 답할 수 있는 문제입니다.

검토의 출발점은 서류가 아니라 현재 제품입니다

저는 해외출원 전 검토에서 현재 제품이나 개발 후보의 핵심 구성부터 확인합니다. 그다음 최초 명세서의 근거, 추가 데이터, 외부 공개 자료를 차례로 대조하는 순서를 권합니다.

최초 출원서를 읽는 것만으로는 개발 과정에서 바뀐 부분을 놓칠 수 있습니다. 연구팀이 중요하게 생각하는 개선점이 출원 문서에는 충분히 담겨 있지 않을 수도 있기 때문입니다.

준비할 자료는 세 가지입니다.

대표는 사업 일정과 공개 계획을, CTO나 연구소장은 기술 변경 사항과 데이터를 정리하면 됩니다. 처음부터 완성된 보고서를 만들 필요는 없습니다. 달라진 부분이 무엇인지 표시하는 것부터 시작하면 됩니다.

실무에서 놓치기 쉬운 지점은 ‘데이터 보강’이라는 말입니다

‘데이터를 보강했다’는 말에는 서로 다른 상황이 섞여 있습니다.

처음 설명한 물질의 효과를 반복 실험으로 확인한 경우가 있습니다. 반면 새로운 용도, 다른 후보물질, 새롭게 선택한 조성비의 효과를 발견한 경우도 있습니다.

두 상황을 같은 작업으로 처리하면 판단이 흐려집니다. 중요한 것은 데이터의 양이 아니라, 그 데이터로 어떤 발명을 청구하려는지입니다.

특히 추가와 소급은 구분해야 합니다. 새로 제출하는 해외출원에 기술적 내용을 포함하는 방안을 검토할 수는 있지만, 그 내용에도 최초 국내 출원일이 인정되는지는 별도 문제입니다.

또한 최초 명세서의 설명 부족이 나중에 만든 데이터만으로 항상 해결되는 것도 아닙니다. 기존 기재와 추가 자료의 관계, 대상 국가의 기준을 함께 확인해야 합니다.

판단 예시: 조성비가 바뀌고 고객사 설명까지 끝났다면

다음은 실제 사건이 아닌 판단 예시입니다.

한 소재 스타트업이 국내출원을 마친 뒤 성능이 더 좋은 조성비를 찾았습니다. 해외 고객사에 제안할 제품도 그 조성비로 바꿨고, 성능 자료를 이미 전달했습니다.

이때 첫 질문은 “새 데이터를 해외 명세서에 넣을 수 있나요?”가 아닙니다. “변경된 제품의 어떤 특징이 최초 명세서에 설명되어 있나요?”가 먼저입니다.

관련 수치 범위뿐 아니라 성분의 조합과 효과가 어떻게 기재되어 있는지 확인해야 합니다. 새 조성비가 기존 범위 안에 들어간다는 이유만으로 우선권 판단이 끝나는 것은 아닙니다.

다음으로 고객사에 보낸 자료를 봅니다. 조성비를 공개했는지, 성능 수치만 전달했는지, 비밀유지 의무가 있었는지, 전달일이 언제인지 확인합니다.

이 과정을 거쳐 검토 결과를 세 가지 조치로 나눕니다.

최초 기재에 근거가 있는 기술: 기존 우선권을 기초로 해외출원을 검토합니다.

이후 새롭게 개발한 기술: 후속 출원의 필요성과 시점을 판단합니다.

설명이나 데이터가 부족한 기술: 필요한 보완 실험과 공개 일정을 함께 정리합니다.

각 조치는 서로 배타적인 선택이 아닙니다. 하나의 제품에서도 기술별로 다른 접근이 필요할 수 있습니다.

해외출원 전 검토의 결과는 ‘명세서를 보강해야 한다’는 의견에 그쳐서는 안 됩니다. 어떤 기술을 어느 출원에 담고, 무엇을 더 실험하며, 언제 공개할지까지 구분되어야 합니다.

출원 경로는 기술을 나눈 다음 결정합니다

보호할 기술과 공개 이력을 정리했다면 PCT와 개별국 직접출원을 비교할 차례입니다.

PCT는 하나의 국제출원을 거쳐 이후 국가별 절차로 이어갈 수 있는 경로입니다. 국가 선택과 주요 비용 집행에 시간을 확보할 수 있지만, 국제출원만으로 각국 특허가 등록되는 것은 아닙니다.

개별국 직접출원은 보호가 필요한 국가에 각각 출원하는 방식입니다. 어느 쪽이 맞는지는 대상 국가, 사업 일정, 출원 관리와 비용 집행 계획을 함께 보고 결정해야 합니다.

비교할 질문은 다음과 같습니다.

어디서 판매하고 제조할 예정입니까?

어느 시장에서 경쟁사의 사업 활동을 살펴야 합니까?

국가별 절차와 주요 지출을 언제 감당할 수 있습니까?

이번 출원 이후에도 후속 기술의 출원이 예상됩니까?

두 경로의 절차와 선택 기준은 해외특허출원 방법, PCT vs 파리조약 차이와 선택 기준에서 이어서 확인할 수 있습니다.

다만 PCT를 선택해 이후 국가단계까지 시간이 남더라도, 새로 개발한 기술을 기존 출원에 자유롭게 추가할 수 있는 것은 아닙니다. 국가를 결정하는 일정과 새로운 기술을 출원하는 일정은 구분해야 합니다.

자주 묻는 질문

Q1. 해외특허출원은 국내출원 후 12개월이 지나면 불가능한가요?

항상 불가능한 것은 아닙니다. 다만 원칙적인 우선권 기간을 넘기면 최초 출원일의 이익을 받기 어려워질 수 있습니다.

그사이 공개나 다른 출원이 있었다면 영향도 달라집니다. 예외적 구제 가능성까지 포함해 출원 경로와 국가별로 확인해야 하므로, 바로 포기하거나 문제없다고 단정해서는 안 됩니다.

Q2. 추가 데이터를 넣으면 특허 우선권을 잃나요?

추가 데이터를 넣었다는 이유만으로 전체 우선권을 잃는 것은 아닙니다. 최초 출원에 근거가 있는 발명과 이후 추가된 기술을 나눠 판단해야 합니다.

핵심은 ‘데이터를 추가했는가’가 아니라 ‘어떤 청구 내용에 어느 출원일이 인정되는가’입니다.

Q3. 국내출원 후 학회나 IR에서 발표해도 괜찮나요?

발표할 내용이 최초 출원에 충분히 담겨 있는지부터 확인해야 합니다. 출원 후 새롭게 개발한 기술까지 발표한다면 그 부분의 공개 영향을 별도로 검토해야 합니다.

IR이나 고객사 설명회도 명칭만으로 공개 여부가 정해지지는 않습니다. 참석자, 전달 자료, 비밀유지 조건과 실제 공개 범위를 확인해야 합니다.

해외출원 결정 전 체크리스트

현재 제품이나 개발 후보의 핵심 구성을 최초 명세서의 어느 부분과 연결할 수 있습니까?

추가 데이터가 기존 발명을 확인하는 자료인지, 새로운 기술을 뒷받침하는 자료인지 구분했습니까?

논문·학회·IR·고객사 자료별로 전달 내용과 날짜, 비밀유지 조건을 정리했습니까?

최초 기재에 근거가 부족한 기술의 후속 출원 필요성과 시점을 검토했습니까?

검토 결과를 해외출원·후속 출원·보완 실험의 우선순위로 정리했습니까?

해외출원 마감이 가까워질수록 번역과 서류 제출이 우선되기 쉬워, 기술 변경과 공개 이력의 대조는 그보다 앞서 끝내 두는 편이 좋습니다.

최초 명세서, 변경된 제품의 핵심 구성, 추가 데이터, 다음 공개일을 한 페이지에 놓고 ‘기존 출원으로 이어갈 부분’과 ‘새 판단이 필요한 부분’을 나눠 보십시오.

저자 소개

석종헌 변리사 | 특허법인 린 파트너 (15년 차 바이오·화학 전문)

고려대학교에서 생명공학을 전공하고, 지난 15년간 바이오, 제약, 소재 스타트업의 특허 포트폴리오를 구축해 왔습니다. 단순한 등록을 넘어 정부 과제 대응과 기업 가치 제고를 위한 전략적 명세서 설계를 전문으로 합니다.

관련 문의: patentseok@naver.com, 010-6663-8572
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