경쟁사가 자사 제품과 비슷한 제품을 출시하면 특허침해 경고장부터 보내야 한다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 경고장은 침해 여부를 알아보기 위한 첫 단계가 아닙니다.

먼저 어느 청구항을 행사할지, 경쟁사 제품의 어떤 구성을 입증할 수 있는지, 상대방이 어떤 반론을 제기할지를 검토해야 합니다. 판매 중단, 제품 변경, 협상 중 무엇을 원하는지도 정해야 합니다.

분석이 끝나지 않은 상태에서 경고장부터 보내면 상대방에게 대응 준비의 시간과 정보를 줄 수 있습니다. 거래처나 유통사에 침해를 단정해 알리는 경우에는 별도의 분쟁으로 이어질 가능성도 고려해야 합니다.

창업자 의사결정 한 줄: 경고장을 작성하기 전에 행사할 청구항, 입증 가능한 사실, 수신자와 답신 이후의 대응부터 정해야 합니다.

경고장은 분석의 시작이 아니라 결과입니다

제품명, 외관 또는 기능이 비슷하다는 이유만으로 특허침해라고 단정할 수는 없습니다. 판단의 출발점은 현재 유효한 특허의 청구항입니다.

청구항이 A 성분, B 성분과 특정 함량 범위를 모두 요구한다면 경쟁사 제품에 각 구성요소가 포함돼 있는지 대조해야 합니다. 성분은 같아도 함량이 다르거나 필수 공정이 빠져 있다면 판단이 달라질 수 있습니다.

일부 구성이 변경됐다고 곧바로 비침해가 되는 것도 아닙니다. 과제의 해결원리와 작용효과, 변경의 용이성 등을 바탕으로 균등침해 가능성을 검토할 수 있습니다. 공지기술과 출원 과정에서 제외된 사항도 함께 살펴야 합니다.

따라서 경고장 문구를 작성하기 전 내부적으로 다음 내용을 확인해야 합니다.

• 현재 유효한 특허와 행사할 독립항
• 청구항의 필수 구성요소
• 경쟁사 제품에서 확인되는 구성
• 공개 자료만으로 확인하기 어려운 구성
• 제품시험이나 추가 증거가 필요한 부분
• 예상되는 비침해·무효·회피설계 주장

구체적인 침해 여부는 청구항 해석과 제품의 사실관계에 따라 달라질 수 있습니다. 제품 소개서나 성분표의 키워드만 비교해서는 충분하지 않습니다.

확인된 사실과 추정을 구분해야 합니다

화학·바이오 제품은 공개 자료만으로 정확한 함량, 제조공정, 물성과 구조를 확인하기 어려울 수 있습니다. 경쟁사 제품을 입수할 수 있는지, 시험을 통해 청구항의 핵심 구성을 확인할 수 있는지도 검토해야 합니다.

예를 들어 등록 청구항이 두 성분과 일정한 함량 범위를 요구하는데, 경쟁사 성분표에는 성분명만 표시돼 있다고 가정해 보겠습니다. 두 성분이 있다는 사실만 확인됐을 뿐 함량 범위까지 입증된 것은 아닙니다.

이 상태에서 경고장을 보낼 것인지는 다음 선택지를 비교해 결정해야 합니다.

• 제품을 확보하고 시험한 뒤 발송
• 다른 공개 자료와 관련 특허를 추가 검토
• 제조사에 제한적으로 사실 확인이나 회신 요구
• 다른 청구항을 근거로 사용할 수 있는지 검토
• 증거 확보 전까지 시장 상황을 관찰

중요한 것은 가장 강한 문구를 빨리 보내는 것이 아닙니다. 현재 확보한 증거로 어느 수준의 주장을 할 수 있는지 정하는 것입니다.

실무에서 가장 많이 놓치는 지점: 상대방의 반격입니다

경고장을 받은 기업은 판매 중단만 검토하지 않습니다. 청구항에 해당하지 않는다는 비침해 주장, 특허가 무효라는 주장, 제품 변경을 통한 회피설계와 협상 가능성을 함께 검토할 수 있습니다.

따라서 권리자는 경고장을 보내기 전에 상대방의 관점에서도 자사 특허를 봐야 합니다.

• 청구항에서 입증하기 어려운 구성은 무엇인가
• 선행문헌으로 공격받을 수 있는 부분은 없는가
• 출원 과정에서 권리범위를 좁힌 내용은 무엇인가
• 경쟁사가 쉽게 변경할 수 있는 성분이나 공정은 무엇인가
• 경고장에 공개하면 상대방에게 유리한 정보는 무엇인가

상세한 청구항 대조표와 시험 결과를 경고장에 모두 적을 필요는 없습니다. 내부 분석은 깊게 하되, 외부 공개는 발송 목적에 필요한 범위로 정해야 합니다.

분석을 충분히 하는 것과 분석 결과를 전부 공개하는 것은 다른 문제입니다.

누구에게 보낼지도 전략입니다

침해가 의심되는 제품의 제조사에 보내는 것과 거래처·유통사에 판매 중단을 요구하는 것은 위험이 다릅니다.

제조사에는 기술구성이나 제조공정에 관한 확인을 요구할 여지가 있습니다. 반면 거래처 통지는 상대방의 판매와 신용에 직접적인 영향을 줄 수 있습니다.

침해 여부와 특허의 유효성에 관한 검토가 충분하지 않은 상태에서 제3자에게 침해를 단정하면 정당한 권리행사의 범위를 둘러싼 분쟁이 발생할 수 있습니다. 수신자는 압박 효과보다 증거 상태, 발송 목적과 법적 위험을 기준으로 정해야 합니다.

요구사항도 구체적으로 구분해야 합니다. 판매 중단, 제품 변경, 재고·유통 현황 확인, 회신 또는 협상은 서로 다른 목표입니다. 목표가 다르면 표현과 공개할 정보도 달라집니다.

FTO와 침해분석은 반대 방향에서 같은 청구항을 봅니다

FTO는 자사 제품이 타인의 특허 청구항과 충돌하는지 검토하는 작업입니다. 권리행사를 위한 침해분석은 경쟁사 제품이 자사 특허 청구항에 들어오는지 확인하는 작업입니다.

검토 방향은 반대지만 필요한 역량은 연결돼 있습니다. 제품을 기술요소로 나누고, 청구항을 구성요소별로 해석하며, 확인된 사실과 추정을 구분해야 합니다. 무효 가능성과 회피설계도 함께 살펴야 합니다.

제가 경고장 문구부터 작성하지 않는 이유도 여기에 있습니다. 화학·바이오·의약 분야의 출원뿐 아니라 FTO, IP-R&D와 특허분쟁 예방 컨설팅을 수행하면서 기술과 청구항을 양쪽 방향에서 검토해 왔습니다.

경고장은 문장 하나로 끝나는 업무가 아닙니다. 침해 가능성, 특허의 안정성, 제품 증거와 사업 목표가 연결돼야 합니다.

제품 출시 전 타사 특허 위험을 점검하는 순서는 바이오 변리사의 기술특례상장 FTO 5단계 전략에서 확인할 수 있습니다.

기술분석과 법적 대응이 끊기지 않아야 합니다

특허분쟁 초기에는 기술을 이해하는 일이 중요합니다. 화학 조성, 제조공정, 바이오 서열과 용도를 이해하지 못하면 어떤 청구항을 적용하고 무엇을 입증해야 하는지 정하기 어렵습니다.

반면 경고장 이후 가처분, 침해소송, 손해배상 또는 형사 대응이 필요해지면 변호사 대리가 필요한 절차와 연결해야 합니다. 기술분석과 법적 대응이 각각 따로 진행되면 초기 판단과 후속 주장의 방향이 달라질 수 있습니다.

저는 특허법인 린에서 청구항, 제품, 무효 가능성과 회피설계 등 기술·특허 쟁점을 먼저 정리합니다. 변호사 대리가 필요한 절차는 지식재산권 사건 경험을 보유한 법무법인(유) 린의 IP·송무팀과 협업할 수 있습니다.

이를 통해 초기 침해분석부터 경고장, 협상과 법적 절차까지 같은 사실관계와 대응 방향을 유지하는 것이 중요합니다. 모든 사안이 소송으로 이어지는 것은 아니지만, 발송 단계부터 다음 선택지를 고려해야 대응의 단절을 줄일 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q1. 침해 근거를 경고장에 모두 적어야 하나요?

내부 분석 결과를 모두 공개할 필요는 없습니다. 행사하려는 권리, 문제로 보는 제품 또는 행위와 요구사항은 식별돼야 하지만, 청구항 대조표와 증거의 공개 수준은 목적에 맞게 정해야 합니다.

Q2. 경쟁사 성분표만으로 경고장을 보낼 수 있나요?

사안에 따라 달라집니다. 청구항이 요구하는 성분, 함량, 공정과 물성을 공개 자료로 확인할 수 있는지 먼저 살펴야 합니다. 핵심 구성요소를 확인하기 어렵다면 제품시험이나 추가 증거가 필요할 수 있습니다.

Q3. 어느 단계에서 외부 검토가 필요합니까?

여러 특허 중 행사할 청구항을 정하기 어렵거나, 공개 자료만으로 핵심 구성요소를 입증하기 어려운 경우에는 발송 전에 검토하는 것이 좋습니다. 거래처에 통지하려는 경우, 무효·비침해 주장이 예상되는 경우, 경고 이후 법적 절차까지 고려하는 경우에도 기술분석과 대응전략을 함께 정리할 필요가 있습니다.

지금 경고장을 보내도 되는 상태입니까?

• 현재 유효한 특허와 행사할 청구항을 정했습니까?
• 청구항의 구성요소를 경쟁사 제품과 대조했습니까?
• 확인된 사실과 추정, 추가 증거가 필요한 부분을 구분했습니까?
• 상대방의 비침해·무효·회피설계 주장을 예상했습니까?
• 제조사와 거래처 중 누구에게 보낼지 이유를 정했습니까?
• 판매 중단, 회신과 협상 중 원하는 결과가 명확합니까?
• 답신이 오거나 오지 않을 때의 다음 조치를 준비했습니까?

여러 질문에 바로 답하기 어렵다면 지금 필요한 것은 경고장 문구 작성이 아닙니다. 행사할 청구항, 입증 가능한 사실, 공개할 정보와 답신 이후 대응을 하나의 전략으로 정리하는 작업입니다.

경쟁사 제품의 판매가 확대되면 대응이 시급해질 수 있지만, 분석이 부족한 경고장은 향후 분쟁에서 새로운 부담이 될 수 있으므로 발송 전 단계가 가장 중요합니다.

등록공보, 경쟁사 제품 자료, 확보한 증거와 원하는 대응 결과를 한 페이지에 정리해 보십시오.

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석종헌 변리사 | 특허법인 린 파트너 (15년 차 바이오·화학 전문)

고려대학교에서 생명공학/통계학을 전공하고, 지난 15년간 바이오, 제약, 소재 스타트업의 특허 포트폴리오를 구축해 왔습니다. 단순한 등록을 넘어 정부 과제 대응과 기업 가치 제고를 위한 전략적 명세서 설계를 전문으로 합니다.

관련 문의: patentseok@naver.com, 010-6663-8572
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