특허 기재불비 대응에서 가장 쉬운 선택은 문제 된 표현을 삭제하고 청구범위를 좁히는 것입니다. 그러나 등록만 생각해 범위를 줄이면 현재 제품은 남아도 후속 후보물질이나 경쟁사의 변형 제품을 놓칠 수 있습니다.

특히 바이오·화학 특허의 청구범위 불명확 문제는 문장만 고쳐서 해결하기 어렵습니다. 수치, 활성, 서열, 측정조건을 어디까지 청구항에 넣을지는 보유 데이터와 사업 계획을 함께 보고 결정해야 합니다.

기재불비 대응은 모호한 단어를 지우는 일이 아니라, 현재 출원에 남길 권리와 후속 출원으로 이어갈 권리를 나누는 일입니다.

불명확한 표현이 모두 문제일까

청구범위는 특허로 보호하려는 기술의 경계입니다. 어떤 제품이 범위에 들어오고 어떤 제품이 제외되는지 판단할 수 있어야 합니다.

‘약 10중량%’, ‘높은 결합력’, ‘유효량’, ‘기능성 변이체’ 같은 표현이 있다는 이유만으로 항상 불명확한 것은 아닙니다. 명세서의 정의, 측정 방법과 기술 분야의 통상적인 인식을 통해 의미를 파악할 수 있는지가 중요합니다.

문제는 판단 기준이 없는 경우입니다. ‘높은 결합력’이라고 기재하면서 측정법과 수치 기준을 제시하지 않거나, ‘기능성 변이체’라고 쓰면서 기능과 서열의 관계를 설명하지 않았다면 권리의 경계와 명세서의 근거가 함께 문제 될 수 있습니다.

반대로 특정 수치나 서열 하나만 넣으면 문장은 명확해져도 권리범위가 불필요하게 좁아질 수 있습니다.

청구범위보다 먼저 볼 세 가지

첫째, 보정 후에도 현재 제품이 남는지 확인해야 합니다. 조성비나 서열, 제조조건이 바뀔 예정이라면 확정된 사양 하나만 기준으로 범위를 줄여서는 안 됩니다.

둘째, 최초 명세서에 유지하려는 범위의 근거가 있는지 봐야 합니다. 출원 후에는 새로운 정의나 기술적 내용을 자유롭게 보충하기 어려울 수 있습니다.

셋째, 후속 파이프라인이 포함되는지 확인해야 합니다. 바이오 스타트업에서는 최초 후보물질과 상용화 물질이 달라질 수 있기 때문입니다.

등록 가능성을 높이는 보정과 사업에 필요한 권리를 남기는 보정은 같은 작업이 아닙니다.

실무에서 가장 많이 놓치는 지점

연구팀은 데이터를 가장 잘 알지만, 그 데이터가 어느 범위의 청구항을 뒷받침하는지까지 판단하기는 어렵습니다. 반대로 청구항 표현만 보면 실제 제품과 개발 예정인 파이프라인을 놓칠 수 있습니다.

제가 바이오·화학 청구항을 검토할 때도 모호한 단어부터 삭제하지 않습니다. 먼저 현재 제품과 후속 후보를 표시하고, 선행기술과 구별되는 특징을 찾은 다음, 독립항에 남길 개념과 종속항으로 내릴 수치·서열·시험조건을 나눕니다.

예를 들어 ‘표적 단백질에 강하게 결합하는 항체’가 문제 됐다고 해서 결합 상수, 측정법, 특정 CDR 서열을 독립항에 모두 넣는 것이 항상 최선은 아닙니다. 해당 조건을 모두 충족하는 항체만 권리에 남아 다른 유효한 변이체가 제외될 수 있기 때문입니다.

먼저 선행기술과 구별되는 핵심이 서열인지, 결합 부위인지, 기능인지 판단해야 합니다. 이후 독립항에는 사업상 유지해야 할 개념을 두고, 수치와 서열은 근거가 허용하는 범위에서 종속항으로 단계화할 수 있는지 검토합니다.

이 과정은 문장 교정이 아닙니다. 명확성을 확보하면서 경쟁사가 쉽게 우회하지 못할 권리 구조를 설계하는 작업입니다.

출원 후 확보한 데이터가 있다면 활용 가능한 범위도 따로 살펴야 합니다. 자세한 내용은 특허출원 후 추가한 실험데이터, 진보성 근거로 인정될까?에서 확인할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

‘약’, ‘대략’ 같은 표현은 모두 삭제해야 하나요?

항상 삭제해야 하는 것은 아닙니다. 명세서의 정의, 측정 오차와 기술 분야의 통상적인 의미를 통해 범위를 파악할 수 있는지 검토해야 합니다.

기재불비는 수치범위를 좁히면 해결되나요?

범위 축소가 필요한 사안도 있지만 유일한 방법은 아닙니다. 정의와 측정 기준으로 의미를 설명할 수 있는지, 한정 요소를 종속항으로 배치할 수 있는지 먼저 봐야 합니다.

출원 후 데이터를 추가하면 넓은 범위를 유지할 수 있나요?

추가 데이터의 활용 가능성은 최초 명세서와 심사 쟁점에 따라 달라집니다. 새 데이터만으로 최초 명세서에 없던 기술적 내용을 자유롭게 추가할 수 있는 것은 아닙니다.

보정 전 체크리스트

문제 된 표현의 의미를 최초 명세서에서 설명할 수 있습니까?

수치범위와 기능을 뒷받침할 데이터가 있습니까?

보정 후에도 현재 제품과 후속 후보가 포함됩니까?

독립항에 넣지 않고 종속항으로 배치할 한정은 없습니까?

경쟁사가 쉽게 바꿀 수 있는 요소까지 고정하고 있지는 않습니까?

기재불비 통지를 받은 뒤의 보정은 등록 여부뿐 아니라 제품 출시와 후속 파이프라인에 남을 권리까지 결정하는 작업입니다.

현재 청구항 옆에 보유 데이터, 출시 제품, 후속 후보, 경쟁사가 변경할 수 있는 요소를 한 줄씩 대응해 보시기 바랍니다.

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석종헌 변리사 | 특허법인 린 파트너 (15년 차 바이오·화학 전문)

고려대학교에서 생명공학을 전공하고, 지난 15년간 바이오, 제약, 소재 스타트업의 특허 포트폴리오를 구축해 왔습니다. 단순한 등록을 넘어 정부 과제 대응과 기업 가치 제고를 위한 전략적 명세서 설계를 전문으로 합니다.

관련 문의: patentseok@naver.com, 010-6663-8572
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