특허 현물출자를 검토할 때 평가액부터 알아보려는 경우가 있습니다. 하지만 대표 명의 특허라면 먼저 확인할 것은 금액이 아닙니다. 대표가 그 특허를 회사에 출자할 수 있는 권리 관계인지 살펴야 합니다.

특히 회사 제품에 쓰이는 기술이라면 발명 시점과 개발 과정이 중요합니다. 대표 개인이 완성한 발명인지, 회사 연구 과정에서 완성된 발명인지에 따라 확인할 자료가 달라집니다.

창업자 의사결정 한 줄: 권리 귀속을 설명할 자료가 정리되기 전에는 평가 일정을 먼저 확정하지 않는 편이 좋습니다.

특허 현물출자, 평가 전에 확인할 순서

첫째, 발명이 언제 어떻게 완성됐는지 확인합니다. 회사 설립 전후의 연구 기록, 참여자, 개발에 사용된 자원을 시간순으로 정리하면 권리 관계를 검토할 출발점이 생깁니다.

둘째, 권리 승계 자료를 확인합니다. 직무발명 관련 계약이나 근무규정, 대표와 회사 사이의 약정, 공동연구 계약이 있는지 살펴야 합니다. 공동 권리자가 있다면 대표가 출자하려는 권리의 범위도 구분해야 합니다.

셋째, 특허와 회사 제품의 관계를 확인합니다. 현재 제품이나 개발 중인 기술이 특허의 어느 청구항과 연결되는지 설명할 수 있어야 합니다. 이 단계까지 정리해야 해당 특허를 출자 대상으로 삼을 이유도 분명해집니다.

실무에서 가장 많이 놓치는 지점

특허 등록원부에 대표 이름이 적혀 있으면 검토를 끝낸 것으로 생각하기 쉽습니다. 그러나 명의는 확인할 자료 중 하나일 뿐입니다. 발명 당시 회사와의 관계나 권리 승계 약정까지 대신 설명해 주지는 않습니다.

예를 들어 대표가 출원을 진행했더라도, 발명의 일부가 회사 연구팀과의 공동 작업에서 만들어졌다면 그 과정부터 확인해야 합니다. 반대로 창업 전에 완성한 발명이라면 당시의 연구 기록과 이후 회사에 사용하게 된 경위를 살펴볼 수 있습니다.

핵심은 특정한 결론을 미리 정하는 것이 아닙니다. 명의, 발명 경위, 계약 내용이 서로 맞는지 확인하는 것입니다.

자료가 맞지 않으면 어디서 멈춰야 할까

발명 기록에는 여러 참여자가 있는데 출원 자료에는 대표 한 사람만 등장할 수 있습니다. 또는 회사에 권리를 승계하기로 한 문서가 있는데, 출자 계획은 여전히 대표 개인이 특허를 보유한 것으로 전제할 수도 있습니다.

이런 차이를 발견했다면 평가액을 논의하기 전에 문서 간 불일치부터 확인해야 합니다. 권리 관계가 정리되지 않은 상태에서 평가를 진행하면, 나중에 ‘무엇을 누구에게서 출자받는가’라는 첫 질문으로 돌아올 수 있습니다.

권리 귀속을 확인한 다음에는 제품과 청구항의 연결을 정리하면 됩니다. 가치평가와 현물출자 절차는 그 이후의 문제입니다.

자주 묻는 질문

대표 명의 특허면 바로 현물출자를 검토해도 되나요?

명의만으로 결정하지 않는 편이 좋습니다. 발명 경위와 회사의 권리 승계 자료를 함께 확인해야 합니다.

회사 설립 전에 만든 발명이라면 무엇을 준비해야 하나요?

발명을 완성한 시점과 참여자를 보여주는 연구 기록, 출원 자료, 이후 회사가 해당 기술을 사용하게 된 경위를 정리해 두는 것이 좋습니다.

공동연구 자료가 있다면 무엇부터 확인하나요?

공동연구 계약과 발명 참여 기록을 먼저 확인합니다. 누가 어떤 권리를 보유하는지 불분명하다면 출자 대상과 범위를 먼저 정리해야 합니다.

출자 전 확인할 질문

• 발명 완성 시점과 개발 참여자를 확인할 기록이 있습니까?
• 특허 명의와 실제 권리 관계를 설명할 수 있습니까?
• 직무발명·권리 승계 관련 계약이나 근무규정을 확인했습니까?
• 공동발명 또는 공동연구에 따른 다른 권리자가 있습니까?
• 회사 제품과 연결되는 특허 청구항을 특정할 수 있습니까?
• 현물출자 일정이 가까워진 뒤 권리 관계의 빈틈을 발견하면, 평가보다 앞선 검토 단계로 돌아가야 할 수 있습니다.

특허 등록원부, 발명 기록, 권리 승계 관련 문서를 한 페이지에 시간순으로 정리해 보십시오.

석종헌 변리사 | 특허법인 린 파트너 (15년 차 바이오·화학 전문)

고려대학교에서 생명공학을 전공하고, 지난 15년간 바이오, 제약, 소재 스타트업의 특허 포트폴리오를 구축해 왔습니다. 단순한 등록을 넘어 정부 과제 대응과 기업 가치 제고를 위한 전략적 명세서 설계를 전문으로 합니다.

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