최근 고객사의 미국특허출원을 진행하면서, 기존에 비해 부쩍 발명의 성립성에 대한 미국 특허법 제101조 조항이 엄격하게 적용되는 것을 느꼈다. BM이나 소프트웨어, 알고리즘, MCP와 같은 IT 신기술에 대한 특허출원을 다수 다루는 입장에서 이러한 변화는 큰 부담으로 다가오는 것 같다. 특허의 대상 적격성에 대해 미국 특허법은 아래와 같이 규정하고 있다.

미국 특허법 제101조는 위와 같이 한 문장으로 구성되어 있는데, 이 짧은 문장을 통해서 "무엇을 특허로 인정할 것인가"라는 중요한 문제를 정의하고 있다. 이 조항은 특허 관점에서 특허성이라고 부르는 신규성이나 진보성과 같은 실체적인 판단에 앞서 적용된다.
 

"어떠한(any)"과 같은 광범위한 단어 때문에, 조문을 글자 그대로 해석하면 거의 모든 지적 창작물이 특허 대상이 될 것처럼 보이는 것 같으면서도, 한편으로는 소프트웨어나 알고리즘과 같은 소프트웨어 관점의 내용이 적용될 항목이 다소 모호해 보이기도 한다. 최초의 미국 특허법은 1790년으로 알려져 있는데, 특허 심사 대상 범위를 "useful art, manufacture, engine, machine or device"로 규정한 이래로 200년 넘게 조문 상의 큰 변화는 없었다. 미국은 법원의 판단을 통해 조문의 해석을 구체화해 왔는데, 법원은 초창기부터 ‘범위를 너무 넓게 잡으면 과학 발전이 오히려 막힌다’는 고민을 해 온 바 있다. 가장 대표적인 것이 자연 법칙을 그대로 청구한 특허를 거절한 19세기 판례들인데, 이는 뉴턴의 만유인력 법칙이나 아인슈타인의 E=mc² 같은 공식이 특정한 개인 또는 회사의 독점권 아래 둘 수 없다는 상식적인 판단 기준을 만들어왔다. 법원은 특허대상에 대해 "법칙을 실용적이고 구체적 방식으로 구현하는 방법"이라면 특허를 허용할 수 있다고 설명해 왔고, 이러한 기본 틀은 지금도 크게 변하지 않았다.