출원 전 선행기술조사에서 비슷한 특허를 찾았다면, 바로 실험을 늘릴 필요는 없습니다. 먼저 그 문헌과 구별하려는 차이를 현재 데이터로 설명할 수 있는지 확인해야 합니다.

논문에서 같은 기술을 찾지 못했더라도 특허 문헌에는 가까운 구성이 기재돼 있을 수 있습니다. 중요한 것은 비슷한 문헌이 나왔다는 사실 자체보다, 그 문헌을 확인한 뒤 출원 방향을 어떻게 정하느냐입니다.

창업자 의사결정 한 줄: 추가 실험은 ‘데이터가 더 있으면 좋겠다’가 아니라, 가까운 선행문헌과의 핵심 차이를 확인하는 데 필요한 경우에 정합니다.

출원 전 선행기술조사, 가장 가까운 예시부터 봅니다

먼저 우리 기술에서 권리로 주장하려는 특징을 적습니다. 성분, 조성비, 제조 조건 또는 효과 중 무엇이 기존 기술과 다른지가 분명해야 비교 대상도 정할 수 있습니다.

그다음 검색된 특허의 제목이나 요약에 그치지 않고 명세서의 실시예를 봅니다. 실시예는 문헌에 기재된 구체적인 구성과 시험 결과입니다. 그중 우리 기술과 가장 가까운 예시를 골라 겹치는 부분과 다른 부분을 구분합니다.

이때 질문은 “비슷한 특허가 몇 건인가?”가 아닙니다. “가장 가까운 예시와 비교했을 때, 우리가 출원에서 주장할 차이는 무엇인가?”입니다.

실무에서 가장 많이 놓치는 지점

연구팀에 개선된 성능을 보여주는 데이터가 있어도, 그 데이터가 선행문헌과의 차이를 보여주지는 않을 수 있습니다. 비교 대상이나 시험 조건이 다르면 원하는 차이를 판단하기 어렵기 때문입니다.

예를 들어 새 조성물의 안정성이 확인됐다고 가정해 보겠습니다. 그런데 선행특허의 실시예에 성분과 조성비가 가까운 조성물이 있습니다. 이때 기존 실험이 무처리 시료와의 비교뿐이라면, 그 결과만으로 가까운 선행 조성물과의 차이까지 설명할 수 있는지 따져봐야 합니다.

추가 실험을 검토할 지점은 바로 여기입니다. 현재 자료에서 비어 있는 비교가 무엇인지 확인한 뒤, 그 비교가 출원하려는 특징과 효과를 판단하는 데 필요한지 살펴야 합니다.

추가 실험과 출원 범위를 함께 결정합니다

가까운 실시예와의 차이를 현재 데이터로 설명할 수 있다면, 실험 수를 늘리기보다 그 자료가 출원하려는 범위를 어디까지 뒷받침하는지 검토합니다.

차이는 있지만 이를 보여줄 자료가 부족하다면, 필요한 비교 대상과 시험 조건을 정합니다. 추가 실험을 출원 전에 할 수 있는지, 현재 자료에 맞춰 주장할 범위를 조정해야 하는지도 함께 판단합니다.

비슷한 실시예를 찾았다는 이유만으로 출원을 포기할 필요는 없습니다. 반대로 실험을 많이 추가한다고 원하는 범위를 확보할 수 있는 것도 아닙니다. 기준은 실험의 개수가 아니라, 주장하려는 차이와 데이터가 맞물리는지입니다.

자주 묻는 질문

Q. 출원 전 선행기술조사에서 비슷한 특허가 나오면 출원을 미뤄야 하나요?
A. 반드시 그렇지는 않습니다. 문헌에 기재된 내용과 우리 기술의 차이, 현재 자료로 설명할 수 있는 범위를 먼저 검토해야 합니다.

Q. 가까운 선행특허와 직접 비교한 데이터가 없으면 추가 실험이 필수인가요?
A. 모든 사안에서 필수라고 단정할 수는 없습니다. 다만 그 비교가 주장하려는 효과를 판단하는 핵심이라면, 추가 실험의 필요성과 출원 일정을 함께 검토해야 합니다.

Q. 추가 실험을 할 시간이 부족하다면 무엇을 결정해야 하나요?
A. 현재 자료로 설명 가능한 범위를 먼저 정해야 합니다. 부족한 부분을 출원 전 실험으로 확인할지, 이번 출원에서 주장할 범위를 조정할지는 기술 내용에 따라 달라집니다.

출원 전 확인할 질문

• 우리 기술에서 권리로 주장하려는 차이는 무엇입니까?
• 가장 가까운 선행특허의 구체적인 실시예를 확인했습니까?
• 그 실시예와 우리 기술의 차이를 항목별로 적었습니까?
• 현재 데이터로 그 차이와 주장하려는 효과를 설명할 수 있습니까?
• 부족하다면 어떤 비교가 필요한지, 출원 전에 수행할 수 있는지 정했습니까?

가까운 문헌과 현재 데이터를 대조할 수 있을 때가, 불필요한 실험을 줄이고 출원 방향을 조정할 수 있는 시점입니다.

가장 가까운 실시예, 주장할 차이, 보유 데이터, 부족한 비교를 한 페이지에 나란히 정리해 보십시오.

석종헌 변리사 | 특허법인 린 파트너 (15년 차 바이오·화학 전문)

고려대학교에서 생명공학을 전공하고, 지난 15년간 바이오, 제약, 소재 스타트업의 특허 포트폴리오를 구축해 왔습니다. 단순한 등록을 넘어 정부 과제 대응과 기업 가치 제고를 위한 전략적 명세서 설계를 전문으로 합니다.

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