"개발비는 우리가 다 댔으니 처방 권리는 당연히 우리 것이죠?" ODM 계약서를 검토할 때 대표님들께 가장 많이 듣는 말입니다. 그리고 화장품 ODM 특허에서 가장 비싸게 치르는 오해이기도 합니다.

결론부터 말씀드립니다. ODM 거래의 디폴트 상태에서 처방의 특허받을 권리는 처방을 개발한 제조사 측에 귀속됩니다. 개발비를 누가 냈는지는 권리 귀속과 별개입니다. 그래서 같은 처방이 경쟁사 제품으로 나와도 막지 못하는 일이 생깁니다. 이 구조를 바꾸는 방법은 단 하나, 계약서에 권리 귀속·이전 조항을 정확히 넣고 출원 전에 확인하는 것입니다.

왜 개발비를 다 내고도 처방을 못 쓰게 될까요

OEM과 ODM의 결정적 차이는 처방을 누가 개발하느냐입니다. OEM은 브랜드사가 처방을 주고 제조만 맡기지만, ODM은 제조사가 처방까지 설계해 공급합니다.

특허받을 권리는 발명을 완성한 자연인 발명자에게 원시적으로 귀속됩니다. 법인은 발명자가 될 수 없고, 제조사는 직무발명 규정으로 소속 연구원의 권리를 승계받습니다. 즉 처방을 제조사가 짠 ODM에서는 권리가 제조사에 남는 것이 기본값이고, 브랜드사가 비용을 댔어도 계약서에 이전 조항이 없으면 권리는 넘어오지 않습니다.

공동개발(JDA)이라면 발명자 인정 범위와 지분 비율이 쟁점입니다. 브랜드사 MD가 컨셉이나 시장 요구만 제시하고 처방은 제조사가 짰다면, 브랜드사 인력은 발명자에 포함되기 어려울 가능성이 높습니다.

지금 우리 계약이 위험한지 알려주는 신호

다음 중 하나라도 해당된다면, 처방 출원 전에 계약서를 다시 펼쳐볼 시점입니다.

처방 개발비는 우리가 댔는데, 계약서에 "특허 권리는 누구 것"이라는 문장이 없다.

권리 조항이 "공동소유로 한다" 한 줄로 끝난다.

거래가 끝난 뒤 제조사가 그 처방을 어떻게 쓸 수 있는지에 대한 조항이 없다.

제조사가 받은 처방을 우리가 우리 명의로 출원하려 하고 있다.

누가 발명자인지, 우리 쪽 인력이 발명에 기여했는지 정리된 자료가 없다.

이 신호들의 공통점은 하나입니다. 출원 버튼을 누르기 전이라면 계약서 한 단락으로 손볼 수 있지만, 출원 이후에는 같은 문제를 되돌리는 데 훨씬 큰 비용과 시간이 든다는 점입니다.

실무에서 가장 많이 놓치는 지점

상담에서 가장 자주 반복되는 오해는 "공동소유로 적었으니 안전하다"는 인식입니다. 공유 특허는 공유자 각자가 자기 실시를 자유롭게 할 수 있어, "공동소유"라고만 써두면 제조사가 같은 처방을 자체 브랜드나 자가 OEM으로 시장에 공급하는 것을 막지 못할 수 있습니다.

실무에서 마주치는 분쟁은 대체로 네 갈래로 모입니다.

권리 귀속 조항 부재: 개발비를 전액 부담하고도 귀속 조항이 없어, 제조사가 단독출원하고 브랜드사가 자기 처방을 못 쓰게 된 경우

모호한 공동소유: "공동소유로 한다" 한 줄뿐이라 제조사의 자체 실시를 통제하지 못한 경우

종료 후 사용 제한 부재: 거래 종료 뒤 제한 조항이 없어 제조사가 자체 브랜드로 같은 제품을 출시한 경우

노하우 무단 출원: 브랜드사가 받은 처방을 자기 명의로 출원했다가, 무권리자 출원과 영업비밀 침해로 동시에 역공받은 경우

네 유형 모두 계약서 한 줄, 길어야 한 단락으로 다툼의 여지를 줄일 수 있었던 사안입니다.

사례로 보는 판단 기준: 쿠션 특허 분쟁

ODM에서 특허는 "내 처방을 지키는 도구"이자 동시에 "내가 어떤 의뢰를 수주할 수 있는지를 결정하는 변수"이기도 합니다. 이를 보여주는 사건이 아모레퍼시픽과 코스맥스의 쿠션 특허 분쟁입니다.

아모레퍼시픽은 함침 우레탄 폼을 적용한 쿠션 특허(제10-1257628호, 2011년 출원·2013년 등록)를 보유했고, ODM 제조사 코스맥스가 타 브랜드 의뢰로 만든 쿠션이 이 특허를 침해했는지가 쟁점이었습니다. 1심(특허심판원)은 아모레퍼시픽이 무효·침해에서 모두 이겼지만, 특허법원은 2009년 공개 선행기술로 진보성이 부정된다며 코스맥스 손을 들었고, 대법원이 상고를 기각하며 코스맥스 승소가 확정됐습니다.naver+3

교훈은 두 갈래입니다. 원 특허권자 입장에서는 특허가 있어도 진보성이 깨지면 권리를 행사하지 못하므로, 권리범위만큼 무효 방어 논리(실시예·데이터의 정확성)가 중요합니다. ODM 제조사 입장에서는 의뢰 수주 자체가 타인의 특허 침해로 연결될 수 있어, 수주 가능 여부조차 특허로 좌우됩니다. 신규 라인 출시나 투자 실사 전에 경쟁사 특허의 등록 상태와 청구항을 먼저 확인해 두어야 하는 이유입니다.view.asiae.co+1

[자주 묻는 질문 FAQ]

Q. 화장품 ODM 처방, 누가 특허를 출원할 수 있나요?
처방을 개발한 발명자(제조사 측 연구원)와 그 권리를 승계한 제조사가 출원할 수 있는 것이 기본입니다. 브랜드사가 개발비를 댔더라도, 계약서에 권리 이전 조항이 없으면 브랜드사 명의로 출원할 근거가 약합니다.

Q. ODM 계약서에 "공동소유로 한다"고 적었으면 안전한가요?
그 한 줄만으로는 부족할 수 있습니다. 공유 특허는 공유자 각자가 자기 실시를 자유롭게 할 수 있어 제조사의 자체 활용을 못 막을 수 있습니다. 지분 비율, 자기 실시 제한, 제3자 라이선스 동의권을 함께 정해두는 것이 좋습니다.

Q. 이미 계약을 했는데 처방 출원이 임박했습니다. 지금 점검할 수 있나요?
가능합니다. 출원 전에 권리 귀속·발명자 승계·종료 후 사용 제한 조항을 먼저 확인해 두는 것이 좋습니다. 계약서 검토와 출원 전략을 따로 보면 귀속 공백이 생기기 쉬우므로, 두 가지를 나란히 놓고 보는 것이 안전합니다. 출원 이후에는 귀속을 되돌리기가 훨씬 어려워집니다.

[체크리스트]

처방 개발 주체와 비용 부담 구조를 계약서에 명시했는가?

특허받을 권리의 귀속(브랜드사 단독·제조사 단독·공동)을 분명히 적었는가?

공동소유라면 지분 비율, 자기 실시 제한, 제3자 라이선스 동의권을 정의했는가?

출원·등록·유지 비용 분담과 의사결정권자를 정했는가?

독점·통상 실시권의 범위(지역·기간·제품군)를 한정했는가?

거래 종료 후 처방 사용·공급 제한 기간과 범위를 적었는가?

영업비밀 정의, 비밀유지 기간, 경업금지 조항이 들어갔는가?

이 점검은 처방 출원 버튼을 누르기 전이 가장 비용이 낮고, 출원 이후에는 같은 항목을 손보는 데 훨씬 큰 비용과 시간이 듭니다.

ODM 계약 체결이나 처방 출원 일정이 보이기 시작했다면, 계약서의 권리 귀속·종료 후 사용 제한 조항과 출원 예정 처방을 한 페이지에 나란히 놓고 먼저 정리해 두는 것이 좋습니다. 이 두 가지는 따로 보면 공백이 생기기 쉽습니다.

[저자 소개]

석종헌 변리사 | 특허법인 린 파트너 (15년 차 바이오·화학 전문)

고려대학교에서 생명공학을 전공하고, 지난 15년간 바이오, 제약, 소재 스타트업의 특허 포트폴리오를 구축해 왔습니다. 단순한 등록을 넘어 정부 과제 대응과 기업 가치 제고를 위한 전략적 명세서 설계를 전문으로 합니다. 화장품 ODM 거래에서는 계약서의 권리 귀속 조항과 처방 출원 전략을 함께 검토하는 것을 원칙으로 합니다.

📧 기술 검토 및 강연 관련 문의: patentseok@naver.com

📞 010-6663-8572

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