"특허 등록증 나왔으니 이제 제품 출시해도 되죠?" 

딥테크 창업팀과 마주 앉으면 특허 등록 이후 FTO 조사를 건너뛴 채 던지는 이 질문을 자주 받습니다. 

결론부터 말씀드리면, 등록은 '새로운 발명임을 인정받은 것'일 뿐, '제품을 자유롭게 만들어 팔 권리'를 보장하지 않습니다. 등록이 끝나는 지점과 출시가 시작되는 지점은 판단 기준 자체가 다르며, 그 간극을 메우는 것이 실시 자유(FTO) 조사입니다. 이 차이를 모르고 출시하면, 등록증을 손에 쥐고도 경고장을 받는 상황이 생깁니다.

등록과 침해는 보는 기준이 다릅니다

등록 심사는 "이 발명이 기존 기술과 비교해 새롭고 진보적인가"를 봅니다. 공개된 모든 문헌(특허·논문·자료)을 대상으로 신규성과 진보성을 따지는 절차입니다. 반면 침해는 "내 제품이 타인의 살아 있는 청구항 구성요소를 모두 포함하는가"를 봅니다. 비교 대상이 '모든 공개 문헌'에서 '유효하게 등록된 권리'로 바뀌고, 판단 방향도 '새로움'에서 '포함 여부'로 뒤집힙니다.

핵심은 특허권의 성격입니다. 특허권은 내가 마음껏 쓸 수 있는 '실시권'이 아니라, 타인의 실시를 막는 '배타적 권리'입니다. 그래서 내 권리를 가졌다는 사실과 남의 권리를 건드리지 않는다는 사실은 별개로 검토해야 합니다.

이용발명, 등록받아도 출시가 막히는 구조 (FTO 조사가 필요한 이유)

가장 빈번한 함정이 '이용발명' 관계입니다. 익명화한 사례로 설명드리겠습니다. 한 바이오 기업이 이미 공지된 균주 A에 새로운 성분 B를 결합한 조성물을 개발해 등록에 성공했습니다. 기존에는 균주 A 단독만 공개돼 있었으므로 'A+B'는 신규성을 인정받은 것입니다.

문제는 다른 곳에 있었습니다. 균주 A 자체에 대한 권리를 선행 기업이 이미 보유하고 있었던 것입니다. 'A+B' 제품은 균주 A를 구성요소로 모두 포함하기 때문에, 판매 시 선행 권리를 침해하게 됩니다. 이처럼 선행 발명 구성을 전부 포함한 채 개량한 경우를 이용발명이라 하며, 자기 특허가 있어도 선행 권리자와 협의 없이는 실시할 수 없습니다. 이때는 특허법상 통상실시권 협의 절차로 풀어야 하는데, 협상력은 출시 일정에 쫓길수록 약해집니다.

출시·투자 일정 앞이라면 우선순위가 바뀝니다

사업화를 앞둔 단계에서는 '등록 가능성'보다 '실시 가능성'을 먼저 확인하는 것이 합리적입니다. 실제로 FTO는 사업화 예정 국가에서 유효한 권리를 침해하지 않고 생산·판매할 수 있는지를 분석하는 절차이고, 등록 가능성 조사와는 대상도 방식도 다릅니다. 등록 조사가 관련성 높은 문헌을 타깃팅하는 반면, FTO는 유효 권리를 전수 검토하는 광범위한 작업입니다.

리스크가 확인되면 배양 조건·농도 범위·성분 조합을 조정해 청구항 구성요소를 벗어나는 회피설계를 검토할 수 있습니다. 비용이 부담된다면 한국지식재산보호원의 특허분쟁 대응전략 지원사업처럼 특허침해 분석(FTO)을 총 사업비의 최대 70%까지 지원하는 제도를 활용해 부담을 낮출 수 있습니다.

[제품 출시 전 점검 체크리스트]

• 우리 제품의 핵심 구성요소가 타사의 상위 개념 청구항에 모두 포함되지는 않습니까?
• 개량 발명이 선행 권리의 구성을 전부 포함하는 '이용발명' 관계는 아닙니까?
• 사업화 예정 국가별로 유효한 등록·계류 권리를 전수 검토했습니까?
• 회피설계로 권리범위를 벗어나면서 제품 성능을 유지할 여지가 있습니까?
• 통상실시권 협의가 필요하다면, 출시 일정에 쫓기기 전에 협상 카드를 확보했습니까?
• FTO 비용 절감을 위한 정부 지원사업 요건을 확인했습니까?

등록 가능성 조사와 FTO는 보는 기준이 정반대라, 출시·투자 일정이 가까워진 뒤에 발견된 침해 리스크는 회피설계 여지도 협상력도 가장 좁아진 시점에 마주하게 됩니다.

제품 출시나 투자 유치 일정이 보이기 시작했다면, 우리 핵심 구성요소가 어떤 선행 권리와 겹치는지부터 정리해 두는 것이 좋습니다.

[저자 소개]

석종헌 변리사 | 특허법인 린 파트너 (15년 차 바이오·화학 전문)

고려대학교에서 생명공학을 전공하고, 지난 15년간 바이오, 제약, 소재 스타트업의 특허 포트폴리오를 구축해 왔습니다. 단순한 등록을 넘어 정부 과제 대응과 기업 가치 제고를 위한 전략적 명세서 설계를 전문으로 합니다.

기술 검토 및 강연 관련 문의: patentseok@naver.com
010-6663-8572
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