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요즘 사무실에서 특허 명의변경에 대한 요청이 부쩍 많아졌음을 체감한다. 개인 명의를 법인으로 전환하거나, 기존 법인의 특허를 다른 법인으로 넘기는 등 권리의 '이사'가 빈번하게 일어나고 있기 때문이다. 과거에는 특허를 보유했다는 상징성이 중요했다면, 이제는 그 권리가 어느 주체에게 귀속되어 실질적으로 활용되는지가 기업의 몸값과 생존을 결정짓는 실전의 영역이 되었음을 보여준다.
상담 현장에서 마주하는 사연은 다양하다. 법인을 설립하며 창업자 개인의 아이디어를 회사의 자산으로 옮기는 것으로부터, 기업 간의 합병이나 사업부 양수도 과정에서 수십 건의 특허 포트폴리오가 통째로 움직이기도 한다. 또한 특허 담보 대출이나 가치평가를 통한 자본화를 위해 재무 구조를 개선하려는 목적으로 명의를 변경하는 경우도 많다.
이처럼 비즈니스 지형이 바뀔 때마다 일어나는 특허의 명의변경은 단순한 행정 절차가 아니다. 자산의 주인을 바꾸는 일인 만큼, 그 과정에 숨겨진 복병을 미리 알고 준비해야 한다.
1. 지식재산처(구, 특허청)에서 진행되는 절차
특허 명의를 바꾸는 과정은 해당 특허의 현재 상태에 따라 두 가지 길로 나뉜다. 두 경우 모두 권리 이전을 증명하는 양도증 제출은 필수다. 양도증에는 양도인의 날인이 필요한데, 양도인은 지식재산처에 미리 등록해놓은 도장을 날인하거나 인감 날인을 할 수 있다. 다만, 인감 날인을 하는 경우 인감증명서를 반드시 첨부해야 한다.
- 특허출원 명의변경 (심사 중인 상태): 아직 등록 전인 '출원' 상태에서 '특허를 받을 수 있는 권리'를 넘기는 단계다. '권리관계변경신고서'와 함께 양도증을 제출하여 절차를 진행한다.
- 특허권 이전 등록 (등록이 완료된 상태): 심사를 통과해 확정된 '특허권' 자체를 넘기는 과정이다. '권리이전등록신청서'와 함께 양도증을 제출하여 절차를 진행한다.
2. 명의변경 과정에서 유의할 사항
• ‘양도증’은 행정용일 뿐, 진짜 보호막은 ‘계약서’다.
실무적으로 지식재산처에는 양도증 한 장만 내면 명의가 바뀌지만, 그것이 모든 분쟁을 막아주지는 못한다. 실제 비즈니스의 안전을 지켜주는 것은 대금 지급 조건과 기타 필요한 사항을 상세히 담은 별도의 [IP 양수도 계약서]다. 행정은 양식대로 처리하되, 내부적으로는 권리 승계의 근거가 되는 계약서를 반드시 갖춰두어야 향후 발생할 수 있는 소유권 시비를 원천 차단할 수 있다.
• 개인과 법인 사이의 ‘세무적 부메랑’을 조심해야 한다.
창업자 개인의 특허를 법인으로 옮길 때 리스크가 가장 크다. 객관적인 가치평가 없이 임의로 거래 가격을 정하면 세무 추징이나 배임 이슈로 번질 수 있다. 반드시 전문가를 통한 적정 시가 산정이 선행되어야 'Clean IP'를 유지할 수 있다.
• '일주일' 이상의 골든타임을 확보해야 한다.
행정 절차에는 물리적인 시간이 필요하다. 서류 준비부터 지식재산처의 검토를 거쳐 등록원부에 기재되기까지 통상 영업일 기준 5~7일(약 일주일) 이상의 시간이 걸린다. 만약 양도인이나 양수인이 처음으로 특허 업무를 진행하여 특허고객번호를 새로 발급받아야 하거나, 전문가를 통한 대리인 위임 작업을 병행해야 한다면 실질적인 소요 시간은 더 늘어날 수밖에 없다. 투자 집행이나 담보 대출 실행을 코앞에 두고 서둘러 진행하다가 서류 보정 등으로 일정이 꼬여 낭패를 보는 경우가 많으니, 충분한 시간적 여유를 두고 진행하기를 권유한다.
마무리하며
지식재산권 명의를 변경하는 것은 단순히 이름표를 바꾸는 작업이 아니라, 기업의 핵심 유전자를 이동시키는 중대한 경영 행위다. 따라서 단순히 등록증의 이름을 바꾸는 행정 절차에만 매몰되지 말고, 계약 구조부터 세무 검토까지 다각도의 준비를 통해 문제없이 절차를 진행해야 한다.
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필자 소개
서일효 파트너 변리사는 서울대 전기공학부를 졸업하고, 2009년 제46기 변리사 시험에 합격했습니다. 국내외 특허·상표·디자인 분야에서 다양한 경험을 쌓아왔으며, 기업 상황에 맞는 지식재산 전략을 제시하는 데 힘쓰고 있습니다.
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